<事務所の選び方>
数多くの特許事務所があるので、どの事務所に依頼すればよいか、迷う場合も多いと思います。
ここでは、作者の経験に基づいて事務所の選び方のポイントをいくつか紹介します。
@できれば訴訟やライセンスの経験のある事務所に依頼する。
見分け方は、「法律特許事務所」と名のついているところや弁護士を有している事務所。
理由:出願しか取り扱っていない事務所では、特許にする技術は持っていても、権利行使を考慮した特許明細書を作成する技術を持っていない場合もある。
A拒絶理由通知がきた場合に、どのように応答すればよいかのコメントを指摘しているか。
理由:事務所によれば、そのまま拒絶理由通知を送付するだけの場合もある。特に外国出願の拒絶理由通知では、翻訳も何もないといった事務所もあるので注意。
B期限管理をしっかり行っているか
理由:事務所によっては直前になって拒絶理由通知がきました等といってくる場合もあるので、その点注意。特に外国では、事務所からの連絡が送れたために不要な延長費用を払わされる場合も多いので注意。
C担当者がころころ変わらないか
理由:出願から権利化まで1人の担当者が扱うような事務所がベストです。そうでなければ、拒絶理由がくる度に、説明し直さなければならず、質、費用の面ともに出願人に不利に働きます。権利化まで審査請求期間の限度の3年で審査請求する場合少なくとも4年程度は見ておく必要があるので、あまり担当者の流動の激しい事務所はさけるべきです。
D外国出願の場合にはきちんとその事務所の提携の外国特許事務所との連携がとれているか
理由:外国事務所との連携がとれておらず、その事務所からの指示が明確に伝わっていない場合もあるので、原文で(米国出願なら英語)チェックしましょう。中国語等である場合はチェックしようのない場合もありますが。
E翻訳がきちんとされているか
理由:事務所によって事務所内に翻訳者ともっている場合とアウトソーシングしている場合がありますが、翻訳によって全然違う意味や不要な限定がされている場合もあるので、原文でチェックしましょう。
F費用が明確か
理由:最近では費用が不明確なことから、後で高額の費用を請求されて、争いになる場合もあるようです。
<特許事務所に依頼した場合の流れ>
・事務所を決めて依頼する
・事務所担当者と打ち合わせする
事務所で打ち合わせすることもできますが、できれば、研究開発の現場で現物を見ながらの方が、内容がよく伝わり質的、費用的にもよいと思います。
時間的には大体2〜3時間でしょう。
・事務所から原稿が送付されてくる
大体1月〜2月ぐらい後となることが多いです。この間に事務所の担当者から、電話等で何度が細かい点等質問される場合が多いです。
・ 原稿をチェックする
チェックのポイントは
「」を参照して下さい。
・修正箇所を指示
大体2週間ぐらいが目安だと思います。
E B〜Dを数回繰り返す
F事務所から出願完了の報告を受ける
<質の向上のためのポイント>
・ 関連する内容の出願については、同じ特許事務所に頼む
できれば、担当者も同じ方に依頼するとよい。
理由:技術の理解度という点ではいくら事務所の担当者が勉強しているといっても技術者にはかないません。また作者の経験ではほとんど勉強していない担当者もみられます。
従って、関連する内容の出願については、同じ事務所、同じ担当者に依頼することにより、その担当者の技術レベルが向上し、明細書の質が上がります。
ひいては、打ち合わせの時間が短くてすむことにより、費用の削減にもつながります。
・図面は準備しておく。目安としては実施例毎に数枚用意するとよい。
理由:図面は事務所でも作成してもらえる場合は多いが、図面があると発明の内容が正確に伝わりやすい。
・打ち合わせ前に簡単にまとめたものを提供する。その関連文献等も送付しておくとよい。
理由:事務所の担当者にあらかじめ勉強する時間を与えることで、スムーズに打ち合わせが進み、担当者の理解度が向上します。
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