拒絶理由として最も多いケースである進歩性（特許法２９条第２項）がないとする拒絶理由に対する応答を中心に解説します。

なお、新規性（２９条１項）がないとする拒絶理由（２９条の２含む）でも基本的な考え方は同様です。新規性の場合には、審査官の「本願発明と引用例に記載の発明とが同一である」との認定を争うものなので、「容易に想到できない」を、「同一でない」として読み替えるのみです。

＜ポイント１＞

より強く広い権利を取得するには拒絶理由通知をもらうのは当然である。

拒絶理由とは、つまり、このままでは特許されないということであります。
「このままでは」なので、拒絶理由に記載された理由を解消できれば、特許されるわけです。
出願人側としては、なるべく広い範囲の権利取得を望むはずです。
強く広い権利取得のためには、特許されるか否かぎりぎりの線で勝負する必要があります。つまり、クレームは広く権利取得できるか否か不明の上位概念から記載します。（クレームの記載参照）
そのような場合、やはり一番上位概念のクレームは拒絶理由の対象となる場合が多いのは当然といえます。
実際に拒絶理由通知があってもその半数程度はそのまま拒絶されるのではなく、特許されているのです（特許庁データ）。
逆にいえば、一度で特許されるようなような出願ばかりしているのは、より広い権利を取得できる機会を自ら放棄しているとも言えるのです。

＜ポイント２＞

審査官は本願発明をクレームの記載に基づいて判断する。

当然と思われるかもしれませんが、超重要です。
クレームの記載に基づいてですから、クレームの文言がその文言を記載した意図とは異なる意味内容を含んでしまうような場合も多いということです。
これは、ポイント１でも書きましたが、上位概念で記載すればするほど、このような場合は多くなります。
作者はよく、例えば、これはＤＶＤの発明であるから、ビデオデッキの発明とは関係ないではないか、というような意見をいただいたりしますが、クレームで例えば「記録手段」と記載してあれば、それはどちらも含まれるのです。
従って、出願人がＤＶＤのつもりで書いていたにもかかわらず、ビデオデッキとも解釈できる。そして、ビデオデッキとしてみれば、先行技術が公知だから拒絶理由通知を受けるのです。
このような場合審査官はそれをいちいち記載しないので、それを読み取る必要があります。従って、「審査官は本願発明をクレームの記載に基づいて判断する」ということを常に念頭においておく必要があります。

＜ポイント３＞

応答には次の3種類

応答には次の3種類があります。

１　クレームの補正はせずに、意見書のみで反論する
２　クレームを補正し、かつ、意見書で反論する。
３　承服する

１は、引用例との相違が顕著であり、審査官が誤解していると思われる場合に有効な手段です。
２は、最もよく行われる手段で、引用例との相違が明確になるような構成要素の付加等の補正を行うと共に、意見書で補正後のクレームとの相違点を主張します。
３は、当然拒絶査定となります。しかし、この出願では、拒絶されるけれども類似の出願があり、そちらの方が特許される可能性が高いと思われる場合等は、労力をそちらの出願に集中した方がよいというような効果もあると思います。

＜ポイント４＞

意見書では、相違点をたくさん挙げればいいわけではない。

よくあるケースとして、技術者の方に相違点をお聞きした場合、Ａが違う、Ｂが違う、Ｃが違うと非常に多くの相違点を挙げられ、こんなに違うのだから、特許されなければおかしいをいうような主張を受けます。
しかし、単に相違すれば特許されるわけではありません。
審査官が引用する意図ではない部分を比較し、多数相違点を主張したとしても、意味がありません。

＜ポイント５＞

意見書は長ければ長いほど不利になる。

長い意見書を記載する程、詳しく述べられておりよりよいと思われる場合があります。しかし、これは全くの誤解です。
内容が必要十分であれば短ければ短いほどよいのです。
何故なら、権利化後のことを考えると（例えば、ライセンス等）、権利者に不利に働く要素が増加することになるからです。

＜ポイント６＞

意見書では、「引用例には記載も示唆もない本願発明特有の構成と、その特有の構成による顕著な効果」を主張する。

補正書では「引用例には記載も示唆もない本願発明特有の構成」を必ず記載する。
これが意見書では必須です。また、引用例には記載も示唆もない本願発明特有の構成は必ずクレームに記載してある必要がある点も注意が必要です。
ポイント２でも述べましたが、審査官はあくまでクレームの記載に基づいて審査します。経験の浅い社員が記載した応答書面等に、クレームに全く記載がないにもかかわらず、その相違点ばかり主張される場合をよく見かけるので注意しましょう。
また、クレームは実施例を上位概念で記載するものでありますから、クレームの方が実施例そのものよりも広くなります。実施例や実施製品との相違点を主張しがちですが、実施例そのものと引用例の相違点とその相違による効果をいくら主張しても無意味な点も覚えておいてください。
逆に言えば、実施例との相違点がある場合には、それをクレームに記載して、その相違による効果を意見書で主張する必要があるといえます。
繰り返しますが、引用例との相違点はクレームに記載されていなければ意味がありません。

＜ポイント７＞

引用例は、引用例のクレームだけではなく、引用例の内容全体が引用例である。

本願発明と引用例の対比は、本願発明のクレームと引用例の内容全て（クレーム、明細書、図面）を比較して行われます。
ときどきクレーム同士を比較する等と思っておられる方もいますので、注意点として記載しておきます。

＜ポイント８＞

引用例は共通点を探すように読む。

引用例を読む際には本願発明との相違点ばかりが目に付きがちです。
もともと発明者が異なる上、異なる時期に、異なる会社で、記載されているのですから、当然です。本願発明と全く同じ目的、課題、解決手段で記載してあるはずがありません。
したがって、引用例は共通点を探すようにして読む必要があります。
たとえ、目的が異なるとしても構成は同一ではないか、課題が異なるとしても効果は同一ではないか、全体としては異なっても一部は同一ではないか、このような視点が大切です。
そうでなければ、何故審査官が引用例としているか、相違点ばかりが目に付いて、いつまでたってもわかりません。

＜ポイント９＞

意見書では、構成の相違とその構成の相違による顕著な効果が生じる理由を十分に記載する。

引用例との構成の相違点を述べた上で、その構成が相違するからこそ、引用例には記載も示唆もない本願特有の顕著な効果があることを十分に記載しなければなりません。構成とその効果が有機的に結びついている必要があります。
ある構成の相違点を述べたとして、その構成からは類推できないような効果をいくら主張したとしても無意味です。
この際、クレームに記載した構成からその構成の相違からの効果の相違である必要があることは何度も繰り返しているあくまでクレームで判断される点から同様です。

＜ポイント１０＞

効果は引用例と対比して具体的に記載する。

例えば、「画質が劣化するという課題を全て解決することができる」とか「非常にS/N比の高い画像を得ることができる」等では、効果の記載としては、全く説得力がありません。できればデータを取るなどして、できるだけ具体的に記載するよう必要があります。
また、引用例と比較しての顕著な効果である必要があります。
いくら明細書の従来例に記載の発明との顕著な効果を主張したところで、審査官は引用例との対比を求めているのですから、意味はありません。
以下パターンに分けて説明します。

＜ポイント１１（応答の基本原則）＞

本願発明のクレーム　A＋Ｂ
引用例の構成　A＋Ｂ

で拒絶された場合、

拒絶理由に対する応答の基本原則は、現クレームに記載されていない、引用例には記載も示唆もない構成要素ａをクレームに付加する。

まずはこれが基本です。ほとんどの場合これで対応可能で、以下に説明する全てのパターンの上に存在する基本原則です。
手順としては、まずA、Bが構成上共通していますので、引用例には記載も示唆もない構成を実施例等から複数みつけます。
そして、見つけた複数の構成のうち、一番本願発明の効果に直結する構成をみつけます。ここではその構成をａとします。
次に、クレームＡ＋Ｂにａを付加したクレームＡ＋Ｂ＋ａを作成し、付加した構成要素ａによる引用例との相違における本願の顕著な効果を意見書で主張します。
意見書では基本的に何を記載してもよいので、新たに引用例との対比における効果のデータ等を記載する他、引用例のようなＡ＋Ｂのような構成ではＡ＋Ｂ＋ａの構成による効果を奏することができない理由を記載するとよいでしょう。

補正書のクレームは

「Ａ＋Ｂ＋ａ」意見書の骨子としては
「本願発明は、本願特有の構成ａを有することで、〜という顕著な目的効果を奏することができるという特徴がある。引用例には当該特徴に対して記載も示唆もないことから、当該引用例に基づいて本願発明に当業者が用意に想到できたとは到底考えられない。」
となります。
以下はこの基本原則がどうしてもあてはまらない場合の応答の仕方です。
この場合、審査官の認定にまっこうから対立する形となる場合が多いため、拒絶理由解消は基本原則の場合と比較して一般的には苦しくなります。
しかし、ライセンスに使用するような重要発明である場合等は反論せざるを得ない場合もあると思うので、基本パターンとしては知っておいて損はないと思います。
ただし、あくまで、審査官の勘違いの場合等除いては、基本原則の例外と考えて、まずは基本原則で考えた方がよいことを強調したいと思います。

＜ポイント１２（拒絶理由パターン１）＞

本願発明のクレーム　Ａ＋Ｂ
引用例１　Ａ
引用例２　Ｂ

で拒絶された場合、ＡとＢを組み合わせることによって生じたＡからもＢからも想到不可能な効果を主張する。

この場合、よく見られる典型的失敗例の意見書は、それぞれの引用例と比較して、「引用例１にはＢが記載されていない、引用例２にはＡが記載されていない」という旨の意見書です。審査官はＡとＢと組み合わせることにより、本願発明Ａ＋Ｂに想到することができるのは容易だといっているのですから、全く反論になっていません。
このようにＡ、Ｂというような記号で書くと、反論になっていないことが、すぐにわかると思いますが、実際の意見書では、構成要素も多くなってきて複雑になっている場合も多く、自分では気づかないでこのような意見書となっている場合が多く見られるので注意しましょう。

意見書の骨子としては
「本願発明は、ＡとＢを組み合わせることにより、引用例１、２それぞれに記載された発明からは想到できない〜と効果を奏することができることから、単に引用例１と２を組み合わせたとしても本願発明に想到できるものではない」
となります。
ここで、当然、引用例１と２を単に組み合わせたＡの効果、Ｂの効果からは想到できない理由を述べる必要があります。ここの論理が通っているが否かが進歩性判断の基準となるといえます。
なお、基本原則で対応できないとして最初はこのような反論を考えたとしても、この時点でＡの効果、Ｂの効果からは想到できない本願発明Ａ＋Ｂの効果を奏することが必要となる構成ａが見つかった場合は基本原則での反論をお勧めします。

＜ポイント１３（拒絶理由パターン２）＞

本願発明のクレーム　Ａ
引用例　審査官からの提示はなく「周知技術である」「設計事項である」等
の場合、「Ａ＋ａ」で反論する

クレームを上位概念化しすぎた場合によく受ける拒絶理由通知です。
この場合は基本原則にしたがって、本願発明を「Ａ＋ａ」に補正します。

意見書の骨子は
「Ａが周知であるが、補正後請求項はさらに構成ａにより、〜の顕著な効果を奏するものであるから、周知事項Ａに基づいて当業者が本願発明に容易に想到できたとは到底考えられない」となります。

＜ポイント１４（拒絶理由パターン３）＞

本願発明のクレーム　Ａ

引用例　Ａ＋Ｂ

の場合、

ＡがＢを有しない限定を補正で加えた上で、意見書で構成Ｂがないにもかかわらず、Ａ＋Ｂ以上の効果を奏することができる旨を主張する。

このパターンは結構多いのですが、非常に困難です。作者もいつも苦労します。

何故困難かといいますと、まずはＢを有しない構成というのが困難だからです。

いいかえれば、クレームの補正で、Ｂを有しない限定を加えるのが、まず難しいのです。

クレームに例えば「Ｂを除く」等と記載した場合、Ｂを除けば何でもいいのかということになり、不明確となり特許法３６条で拒絶されるおそれがあるのです。

例えば、「操作手段」であればテレビのリモコン、ＰＣのキーボード、ゲーム機のコントローラ等あらゆる操作手段が考えられますが、これからテレビだけを除くクレーム表現を考えるとすれば難しいと思いませんか。

この場合、上記の例でいえば基本的には、キーボード、ゲーム機にはあって、テレビにはない構成要素を付加すればいいのですが。

ただし、この場合は基本原則のａが見つかる可能性が高いです。

次に困難なのは、意見書で構成Ｂがないにもかかわらず、Ａ＋Ｂ以上の効果を奏することができる根拠が明細書中にない場合が多く、反論が弱くなるからです。
当然、引用例は予測できない場合も多いので当然なのですが。
とりあえず、困難なのはおいておいて、可能であれば、パターン３の場合、意見書の骨子は、
「本願発明は、構成Ｂがないにもかかわらず、Ａ＋Ｂ以上の効果を奏することができる。ＡとＢは一体不可分であり、Ｂを有しない本願発明Ａを当業者が容易に想到できたとは到底考えられない」
となります。

補正書では、
「（Ｂを有しない限定を付加した）Ａ」
となります。

繰り返しますが、Ｂを有しない限定で基本原則でいうところのａが見つかった場合は基本原則での反論のほうがよりよいと言えます。
以上でパターンは終わりです。細かく言えばその他のパターンもありますがいずれも紹介しましたパターンの変形にすぎないので、紹介しましたパターンを基本に考えれば十分です。

＜ポイント１５＞

面接審査は積極的に活用すべきである。

面接審査は通常、１回目の拒絶理由通知を受けた際に行います。面接審査では、審査官との対話を通じて、どこまでの補正が許容され、どこまでを審査官が進歩性ありと考えているかを審査官との対話を通じて、判断することができます。
したがって、許容される最大限の範囲で補正でき、最大限広い権利の取得が可能となります。
また、基本的には口頭で行われ、面接審査の全ては記録されないため、ライセンス等で不利になる可能性の高い意見書等の記載を最小限に押さえることができます。
さらには、その後補正書、意見書を正式に提出する前に、審査官の意見を聞くことができるため、実質的には審査の機会が増えると考えることもできます。

その他、早期に審査される可能性が高い等、いいことずくめなので、積極的に面接審査を活用されることをお勧めします。